La enumeración no es taxativa y es, ciertamente, bastante amplia a decir que pueden constituir marcas las palabras con y sin contenido conceptual, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios, los envases, las combinaciones de letras y números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con esa capacidad.

Es decir, este primer artículo de la ley establece lo que puede constituir una marca y el artículo 2 y 3 lo que no puede ser marca. Hay prohibiciones absolutas y relativas.

Las marcas pueden ser agrupadas en cinco categorías, de acuerdo a un escala decreciente de “distintividad”

Los tres primeros signos pueden desempeñarse como marcas. Por el contrario los signos descriptivos o genéricos carecen de distintividad. Así, por ejemplo, las voces como “gracias”, “buenos días”, “felicidades” son de uso común y habitual, casi diario, en todas partes y son de libre empleo. Pero el “libre empleo” hasta que alguno las registre como marcas de productos o servicios. Por ejemplo, “gracias” puede ser registrada para distinguir determinados servicios bancarios, “buenos días” para el despertar telefónico por abono mensual, “felicidades” como identificación del servicio de reparto de regalos de casamiento (mensajería de encomiendas), etc.

Es definitiva, la amplitud en cuanto a las posibilidades de registro de marcas son muy amplias y así por ejemplo hasta podrían constituir marcas los signos sonoros, olfativos y las formas. Por ejemplo, si voy al cine, cierro los ojos y escucho el sonido del rugido de un león ya se que se trata de una película de la marca o empresa cinematográfica Metro Golden Mayer. Lo mismo pasaría se veo un chocolate con forma de triángulo, es decir, la forma intrínseca del chocolate no la puedo registrar pero si una forma arbitraria y en ese caso ya podría confirmar que se trata de un signo distintivo de la marca Toblerone o el sonido del motor de una moto marca Harley Davinson.

Es importante ahora entender bien la diferencia entre una marca descriptiva y evocativa. Una vez verificado el bien a ser distinguido, se puede verificar que hay ciertos vocablos que aluden a sus cualidades, origen, destino, funciones u otras características. Si el término consiste en la descripción necesaria o usual del objeto estaremos en presencia de una designación descriptiva. EJEMPLO: “café espresso” es descriptiva del tipo de café y “nespresso” configura una marca evocativa, “dulce” es descriptivo para productos de clase 30, mientras que “dulcesa” o “Dulceflor” son marcas evocativas. “Alcohol” es una designación necesaria para este tipo de líquidos pero “Bialcohol” no lo es, lo mismo “empanadísima” que es evocativa dado que no es empanada. Otros ejemplos: Chocolandia o Chocolado, etc.

Los términos descriptivos solo pueden ser registrables formando parte del conjunto junto a términos de fantasía, por ejemplo: Paracetamol Raffo, Coca Cola, Arroz Gallo, etc.

PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO

En principio las voces en idioma extranjero son registrables. Ejemplo: “Shell” para combustibles, “United Airlines” para líneas aéreas, “Good Year” y “Firestone” para neumáticos, etc..

Pero con el correr del tiempo nos fuimos familiarizando con ciertas palabras de otro idioma que pasaron al uso común y por ende ya no pueden ser patrimonio de nadie: ejemplo: “Coffee” para café, “fuel” para combustibles o “Tie” para corbatas. Citar ejemplo jurisprudencia de “negra especial” para denominar un tipo de cerveza y “Black Special”.

FRASES PUBLICITARIAS

Son conocidas también como “marcas slogan” . La ley las admite como marcas pero tienen que tener capacidad distintiva, es decir, originalidad.

Efectivamente existen ciertas frases que son habitualmente usadas por los empresarios para la promoción de sus productos y servicios. Podríamos citar: “el más rápido y efectivo”, “lo más nutritivo”, “el mejor precio de mercado”, “pague uno y lleve dos”, “seguridad y confort al mismo tiempo” . Se trata de usuales recursos publicitarios sobre los cuales ningún comerciante puede pretender su monopolio, obligando a terceros a abstenerse de su uso.

Para que una frase revista como marca debe tener “originalidad” ej. “Nike Just Do it” , “Nokia, connecting people” , “ El sabor del encuentro”

Por ejemplo se denegó el registro de la frase: “la ropa sport mas famosa del mundo” por tener únicamente un propósito propagandístico sin tener originalidad y por ser susceptible de incomodar excesivamente a los competidores.

DIBUJOS, EMBLEMAS E IMÁGENES.

Son marcas figurativas dado que los signos solo pueden ser percibidos por la vista.

No se puede pretender el monopolio de una figura genérica. La exclusividad existe con relación al diseño concreto.

Por ejemplo: Quien ha podido registrar la figura de una caballo (Polo Ralph Lauren), no puede pretender la exclusividad sobre las distintas variaciones o alternativas que pueden configurarse sobre el dibujo de dicho animal, aunque si de la manera particular en que ha sido registrado.

Lo mismo una imagen de una taza de café para el producto. Solo tendrá exclusividad sobre los rasgos particulares.

PACKAGING Y TRADE DRESS:

Es lo que se denomina también Trade Dress que significa vestimenta comercial. En nuestro idioma se han usado distintas terminologías como Apariencia Distintiva. No es otra cosa que el medio utilizado por el cual un producto es presentado en el mercado. Entre las innumerables formas de aparición puede comprender el embalaje, la configuración de un producto, una combinación de colores, los métodos de comercialización, las maneras de su divulgación publicitaria, el diseño y/o estilo interno o externo de un establecimiento, etc.

Se ha sostenido que el Trade Dress consiste en la apariencia visual de las etiquetas, envoltorios, envases o empaques de los productos.

Para concluir podemos decir que se ha definido como el conjunto de elementos de distinta naturaleza que constituyen el aspecto total del packaging, de la configuración de un producto o de un establecimiento comercial con la finalidad de generar en el mercado la identificación de dicho producto, servicio o establecimiento por parte de los consumidores.

Así lo han hecho las estaciones de servicio, las casas de comidas como Mc Donals, etc

La enumeración de diferentes situaciones que podrían ser susceptibles de registro son muy extensas y exeden a las posibilidades de esta columna. La intención de la misma consiste en brindar algunas impresiones generales sobre qué entiende la Ley 22.362 puede ser susceptible de considerarse marca. En otras columnas seguramente abordaremos lo que no puede ser registrado como marca y la situación particular de las combinaciones de colores, los nombres propios, etc.

El uso indebido de la marca lo asociamos a delitos en contra de la propiedad intelectual, y corresponde principalmente a la falsificación y piratería de productos protegidos por esta ley.

Una marca tiene como prioridad, garantizar al consumidor una identidad de su origen. Los delitos relativos a la propiedad industrial ponen en serio peligro la credibilidad de la marca y el producto o servicio. Utilizar la misma insignia de un producto, de un servicio o de un local comercial, además de plagiar el producto el cual se encuentra registrado ya es un delito relativo a la propiedad industrial.

En el Estudio Jurídico Rawson tenemos un departamento de Derechos de la Propiedad Intelectual con profesionales especializados que brindan asistencia técnica en esta rama de la ciencia jurídica para proteger los intangibles. La marca constituye el primer paso para un emprendimiento exitoso y en eso podemos asesorarlo para facilitar la búsqueda de antecedentes, el registro de una marca o eventualmente ejercer la defensa de derecho de propiedad intelectual vulnerados.

Esto es muy importante ya que muchos comerciantes o emprendedores inician su actividad sin tener en cuenta el registro de la marca y más importante que ello, sin tener en cuenta si la marca que eligieron estaría disponible para ser usada sin afectar derechos de terceros. Ello podría implicar, eventualmente, realizar esfuerzos significativos en el plano comercial y publicitario para darle visibilidad a sus productos y/o servicios y luego tomar cuenta que la marca elegida es igual o muy similar a una ya existente lo cual no solo podría propiciar la comisión de hechos ilícitos sino también a una serie de daños y perjuicios a terceros que el usuario de una marca homónima o similar debería compensar mediante un adecuado resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, se inicia un negocio, se invierte en publicidad y en posicionamiento comercial y luego todo eso lo tenemos que tirar a la basura si advertimos que la marca elegida pertenece a otro y nos intiman al cese de uso.

En este sentido, si alguien usa una marca ajena podrían instrumentarse las siguientes acciones:

Acciones por violación al uso del derecho de marca

Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Como ya expresamos anteriormente, usar una marca sin la autorización de su dueño constituye un delito penal, y como tal debe ser perseguido y castigado. Es una clara violación al derecho de propiedad de un tercero. Ciertamente que no escapa este tipo penal tampoco a la generalidad de lo que sucede con la ley de marcas en lo que se refiere a la falta de una sanción adecuada que sirva no solo como penalidad sino como elemento disuasivo, como establece el Acuerdo ADPIC en su artí¬culo 61. En ese marco, pueden darse las siguientes hipótesis: La falsificación de la marca (art. 31 inc. a) Es el supuesto por el cual se efectúa una reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca. Es el paso inicial en la cadena de comercialización y de estos delitos, que culminarán con la venta al público del producto que lleve esa marca falsificada. También cometerá este delito quien fabrique más allá de la autorización emitida por el titular de la marca.

La imitación fraudulenta de la marca (art. 31 inc. a) La imitación fraudulenta se presenta cuando se copia una marca registrada de manera tal que provoca confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar esa confusión. Para nuestros tribunales deben darse tres requisitos para que exista imitación fraudulenta: la imitación propiamente dicha que se establece por cotejo, la posibilidad de confusión que resulta del parecido y la mala fe o intención dolosa.

El uso de la marca falsificada (art. 31 inc. b) Tradicionalmente se ha considerado al supuesto más común de este tipo penal al acto de aplicación de marca al producto o al envase. Sin embargo, también se ha admitido que hay cantidad de otros posibles usos indebidos, en definitiva todo empleo comercial que separa la falsificación de la marca de la puesta en venta del producto sobre el que ella está aplicada.

La puesta a la venta y la venta de la marca falsificada (art. 31 inc. c) Este supuesto comprende la simple oferta de los elementos sobre los que se materializa la marca, como ser: etiquetas, envases, orillos, cintas, envoltorios, etcétera. La utilización de la palabra “comercialización” da la pauta de la amplitud de la norma prohibitiva. Incluye todos aquellos actos mediante los cuales son entregados al comercio.

La crisis del Covid19 nos ha hecho replantearnos algunos conceptos vinculados con la importancia de proteger los activos intangibles que conforman el patrimonio de nuestro emprendimiento o negocio.

El Registro de una Marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro.

En esta crisis, lamentablemente muchas empresas o negocios tendrán que cerrar sus puertas y quizás lo más importante que les quede será justamente el valor de una marca que con el correr de los años lograron con mucho esfuerzo instalarla en el mercado logrando con ello una reputación que solo se consigue luego de transitar generalmente un largo camino. Es justamente esa marca la que podrán ceder para que quizás alguien tome esa posta y la continúe sin tener que instalar la marca desde cero.

Por otro lado, es importante advertir que una marca sirve para distinguir, garantizar, publicitar y excluir, es decir, sirven para garantizar que los consumidores distingan los productos, permiten a las empresas diferenciar sus productos, son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.

Son además valiosas porque pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuete directa de ingresos a través de regalías, representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia, pueden ser importantes activos comerciales, incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto o pueden ser útiles para obtener financiamiento, algo quizás tan necesario en estos tiempos.

Es importante destacar que a la hora de emprender una nueva actividad comercial siempre es recomendable registrar esa marca y para ello hacer una adecuada búsqueda de antecedentes ya que en la práctica muchas veces se ven casos de emprendedores que luego de algunos años de hacer grandes esfuerzos por hacer rentable su negocio deciden proteger su marca y se encuentran con que ello no es posible ya que la misma guarda similitud con otra anteriormente registrada y ello conllevará un dolor de cabeza que se puede evitar tomando los recaudos necesarios a la hora de impulsar el desarrollo de una actividad.

Ahora bien, también si uno tiene su marca registrada debe cuidarla y protegerla durante los diez años de vigencia y para ello debe hacer una adecuada custodia todas las semanas verificando el Boletin del INPI para detectar posibles intentos de fraude marcario.

Finalmente, la crisis también llevó a muchas empresas a desarrollarse en nuevos rubros comerciales y practicar actividades comerciales que antes no hacían lo que conlleva también la necesidad de ampliar la protección de la marca a esas clases de servicios o productos que ahora se están brindando al consumidor.

Hay muchas medidas de prevención y protección. Solo hay que saber usarlas. Cuidar la marca y protegerla es también parte del negocio. Descuidar ello puede significar grandes problemas que pueden evitarse fácilmente.